第一节 对国外商标获得显著性的理论分析
一、概述
据学者考证，有关缺乏显著性的标识经过使用获得显著性的规则首先是由英国法院创立的，【1】后为美国法院采纳。在美国主导的《与贸易有关的知识产权协定》的起草过程中，该规则也被写入TRIPS协定，成为世界贸易中的重要规则。我国早在2001年修订《商标法》时就增加了对获得显著性的规定，使得缺乏显著性的一些通用名称、描述性标志具有了可以获得显著性的途径。但由于我国商标注册制度较不健全，旧《商标法》对于恶意抢注商标缺乏有效制约，商标先使用者的利益得不到很好的保护，大多数经营者往往会选择直接注册具有显著性的商标，而不会通过长期使用一个缺乏显著性的标识去取得不确定的“获得显著性”，因而无论是在立法还是在实践上都缺乏对获得显著性的具体规定。而在美国和欧共体国家，获得显著性的理论与实践则显得较为丰富，因而本章首先从对国外的相关理论和实践的介绍开始。
二、对美国商标获得显著性的理论分析
在美国众多的获得显著性的案例中，影响最大的要数联邦最高法院1938年审理的Armstrong Paint & Varnish Works v.Nu-Enamel Corp.一案了。在该案中，法院就“Nu-Enamel”商标的含义进行了分析：“Enamel”是搪瓷、瓷漆、珐琅质的意思，而Nu又与“New”发音相同，拼写相似，“Nu-Enamel”作为一个整体具有“新型瓷漆”的意义，对于油漆制品而言，该词语当然具有了描述性的特征，而不具有显著性。但是法院认为，虽然该商标具有描述性特征，但是原告长期在油漆制品上使用“Nu-Enamel”商标，于是该描述性词语获得了普通法上的“第二含义”。但原告商标专用权的取得并非基于商标法，而是基于“Nu-Enamel”商标已经成为表彰该商品为原告生产的事实。一个普通名词经过使用而具备上述性质，自然应该成为商标而受到保护。【2】
美国法院采纳“第二含义”原则的理由可以归纳为五点：第一，系争商标之名称已丧失其原始含义；第二，原告首先使用该商标，并且原告为独家使用；第三，消费公众已经认可该标识具有表彰某商品的功能；第四，对原告予以救济可以阻止被告的不诚实交易和“搭便车”（Free Ride）的行为；第五，原告对该商标的使用时间较长，具有较强的广告效能，使用该商标的商品销售量大，该商标已经具有显著性，并且原告将继续排他性的使用。【3】应当说美国法院对于“第二含义”提出了相当高的证明标准。而按照美国1946年的《兰汉姆法案》的规定，描述性词语如果要取得“第二含义”，商品生产者必须证明排他性的使用达到5年，并且法院还要对相关公众的认知变化进行调查：即当看到、听到该未注册的描述性词语时，相关公众是否会立即将它与一个经营者联系起来。
在研究商标的获得显著性时，本书总是在考虑，是否任何缺乏显著性的商标经过商业使用都能够获得显著性？商标显著性作为公共利益与私人利益的平衡点，对它的获得意味着有更多本属于公共领域的标识从此就要进入私人领域，因此，有必要对获得显著性规则的适用划定一定的界限。有学者指出，在美国存在称为“de facto secondary meaning”（即事实上的“第二含义”），对于该种“第二含义”并不构成受保护的商标专用权，即便该事实上的“第二含义”在消费者脑海中已经产生对商品来源的联想，美国法院仍然会以藐视公共政策为理由拒绝授予商标专用权。【4】第一种情况为通用名称。通用名称乃是保留给大众使用，任何人不得专有的标识。对于通用名称进行商业使用的证据，如广告或销售量等均不构成商标专用权产生的证据。例如在“Shredded Wheat”一案中，美国第六巡回上诉法院即认为“Shredded Wheat”之名称虽已有30年之历史，且曾耗费1700万元的巨额广告费，然而消费者一般均认为“Shredded Wheat”是命名其商品，故按照“第二含义原则”，并不能依据长期使用获得显著性。【5】加州法院也曾以不能剥夺他人之竞争工具为理由，拒绝给予在头发上使用的调节器“Condition”商标以“第二含义”。【6】当然也存在极少数案件中，商标成为通用名称后，由于长时间的使用，在消费者脑海中具有了标示来源的意义，法院后来确认其重获商标显著性。如美国第五巡回法院审理的Singer Mfg.Co.v.Briley一案中的Singer商标，又如The Goodyear Tire&Rubber Co.v.H.Rosenthal Co.一案中的GOODYEAR商标。【7】第二种情况为表示商品功能与用途特性的标识。对于这种标识，即使具有了“第二含义”的事实，也因为是公共政策所以任何人都不能独占，以利于公平竞争。如果该标识申请了外观设计专利，则一旦该专利期间届满，该标识即进入公有领域任由竞争者模仿和复制，任何人都不得主张排他性的专用权。
三、对欧洲国家及欧共体商标获得显著性的理论分析
（一）从立法层面上看
在欧洲共同体国家中，《法国知识产权法典》第L.711-2条规定，缺乏显著性的标识可以通过使用取得，但纯由商品性质或功能所决定的外形，或赋予商品以基本价值的外形构成的标记除外。《德国商标和其他标志保护法》在第4条中明确表示，除了注册，一个标志可以通过使用获得作为商标的“第二含义”（即获得显著性）。《英国商标法》在第3条中也规定，对于缺乏显著性的商标在申请注册之日以前，已经事实上通过使用获得了显著性，则不得以缺乏显著性为由驳回商标注册的申请。《欧共体商标条例》第7条第3款规定，申请注册的商标通过使用，在有关商品或服务上已经具有显著性的，不得予以驳回，但仅由商品本身的特性决定的形状、获得一定技术效果所必需的商品形状和给商品带来实体价值的形状不能通过使用获得显著性。
通过对上述商标立法的条文叙述，从立法层面来看，法国、德国、英国和欧共体组织都承认缺乏固有显著性的商标都可以通过使用获得显著性，一些国家还对获得显著性规则的使用范围进行了限制。下面主要从欧洲法院的商标司法实践进一步分析商标的显著性。
（二）从司法实践层面来看
对于通过使用所获得的显著性，欧洲法院指出：“当申请人的某一商标在市场上持续使用一段时间后，具有了标示商品来源并与他人商品相区别的功能时，该商标就具有了获得显著性。”【8】但实际上，对于商标获得显著性的真正的难点在于对“获得显著性”的具体判断，即该描述性标志在多大范围内经过多长时间，在相关消费者认识中达到何种程度才能认为该标识获得“第二含义”。
基姆湖（Chiemsee）是德国巴伐利亚地区最大的湖泊及旅游胜地，著名的CHIEMSEE商标案件就是因它而起。【9】原告在服装上注册CHIEMSEE商标后，指控两家同样使用该商标的服装经销商，认为他们对该词的使用造成了消费者的混淆。被告认为根据欧共体商标第一号指令及德国商标法中的相应条款，只要可能被用来作为产地来源的标记就不能注册为商标。原告则认为除非事实上一个地名确实与某一产品存在密切的关联，例如某地盛产某产品，否则没有理由不让注册，尤其是CHIEMSEE商标自1990年使用以来已经为公众所熟知。欧共体法院就认为如果描述性词语经过使用具有了新的含义，就应该予以注册，甚至不论该词是否需要留作公用。法院同时列举了认定商标是否获得显著性的相关要素：即（1）商标的内在特征，包括商标是否包含指定商品或服务的叙述成分；（2）商标的市场份额；（3）商标使用的强度、广度及长短；（4）厂商宣传促销该商标的投入；（5）公众通过该商标认知商品或服务产自特定厂商的比例；（6）工商会及其他行业组织的声明。
由于每一个案件中商标使用的情况各不相同，在判断商标获得显著性的标准问题上，法院是存在分歧的。在EUROPOLIS一案【10】中，海牙地区法院曾对两个问题向欧共体法院请示：一是在成员国或是成员国联盟中，应当以什么标准判断商标是否通过使用获得显著性；二是在多种的成员国或是联盟中，应当以什么地域标准判断一个文字商标是否通过使用获得了显著性。欧共体法院指出：申请人根据《欧共体商标条例》第3条第3款的规定主张自己的商标通过使用获得了显著性，应当举证证明，在具有驳回理由的成员国该商标已获得了显著性，如果该国或联盟有多个语种，那么，对于文字商标而言，申请人只需证明在使用该文字商标的语言的区域内，该商标已获显著性，而不必把证明的范围扩大到整个成员国或联盟。
而对于通过使用获得显著性是否应以申请日为准的问题，欧共体法院在Pure Digital一案【11】中也进行了阐释。在该案中，Imagination公司2001年10月1日申请注册共同体商标“Pure Digital”，使用在第9类和第38类的商品和服务上。审查员以缺乏显著性为由驳回了该项申请。Imagination公司提起上诉，被驳回。Imagination公司上诉至欧共体法院，其中的抗辩理由是在申请后，商标在注册程序中获得了显著性。欧共体法院认为，根据《欧共体商标条例》第3条第3款中提到的通过使用获得显著性的商标，应当是指在申请前就已经通过使用获得显著性的商标。如果考虑注册程序中获得显著性的情形，势必会导致一些申请人不当利用申请后审查阶段的时间，来获得显著性，从而使商标审查工作变得更加复杂而难以操作。因此，欧共体法院最终驳回了Imagination公司的上诉。