第一节 商标显著性的定义
一、商标显著性的代表性学理定义
（一）国内对商标显著性的学理定义
对于商标显著性，有学者认为：“显著性是指商标识别和区分商品来源的能力，包括‘识别性’和‘区别性’两个方面。所谓识别性，是就标志与对象之间的关系而言的，它要求标志应当是简洁的、可记忆的，应当与对象之间没有直接的关联性。所谓区别性，是就某一标志与其他标志之间关系而言的，它要求一个标志能够区别于其他标志，与他人使用于相同或类似商品上的商标不相同、不近似。”【1】有学者认为：“商标的显著性也叫做商标的识别性或区别性，具体是指该标识使用在具体的商品或服务时，能够让消费者觉得，它应该或者实际与商品或服务的特定出处有关。”【2】还有学者认为商标显著性是“商标标示产品出处并使之区别于其他同类产品的属性”，并认为“标示与区别相辅相成，系一枚硬币的两面”。【3】
纵观上述观点，我们发现国内学者在解释商标显著性时，大多使用了“识别性”、“区别性”、“标示出处”等词语，但如果细致分析我们会发现上述学者实际上对于识别的主体、区别的对象、标示的对象在理解上存在着细微的差别。例如，对于“区别”的对象，究竟是与他人已经注册或使用的商标相区别，还是与相同商品的不同来源相区别。商标识别的是某一商品或服务的来源，区别的对象则是使用不同商标标识的同类产品，商标的识别对象与区别的对象是存在一定差异性的。有学者在分析商标显著性时提出这样的一个观点：“商标不仅仅让消费者将特定的商品或服务与特定的经营者相联系，更重要的是将不同经营者提供的商品或服务相区别。”【4】也就是说，商标的显著性在消费者的头脑中主要表现为两个过程：首先，是将商品或服务与某一个特定的经营者联系起来，发挥商标对商品或服务来源的标示功能；其次，是消费者根据商标的差异性对于同种类商品或服务进行相互区别，从而准确地作出消费选择。当然这只是学理上的划分，在消费者的购买活动中上述两个过程可能是同时进行并密切结合的，因而将识别性与区别性视为“一枚硬币的两面”是相当准确的。
（二）国外学者对商标显著性的理解
美国商标法学家麦肯锡认为，“显著性”是商标法的关键概念。由于它与日常生活中使用的“显著性”不具有相同的含义，因而有时会导致对它的误解。“显著性”在商标法中具有特殊的含义。如果一个标识不具有“显著性”，它就不是商标。不论是固有显著性还是获得显著性，如果没有达到显著性，那么该标识不具有“商标”、“服务商标”的法律地位。没有显著性就没有商标。【5】美国商标法学者米勒和戴维斯认为，商标显著性是商标获得联邦注册的条件，没有显著性（不论是固有显著性还是获得显著性）将无法获得商标权利。如果商标发挥标示来源功能并以此避免混淆、欺骗或错误，那么商标必须具有显著性。【6】
毕比教授认为，按照现行规则要成为商标法的保护对象，商标必须具有固有显著性或具有获得显著性。“一个具有固有显著性的商标，它的能指不能被合理地理解为是对其所附着的商品的描述或装饰。”【7】例如，苹果电脑。对于消费者的倾向或简单的市场文化，消费者将“自动地”意识到该“能指”是作为来源的指示，然而并不是所有的商标都具有来源固有显著性，许多包含“能指”的商标都被理解为是对它们所附着的商品的描述或装饰。例如，一罐汽油上的Super Blend（特级混合物）商标。该类商标要想获得商标法的保护，生产者就必须证明通过使用该商标已经取得标示来源的“第二含义”。
英国学者莱昂内尔·本特和拜德·舍曼两位学者在谈及商标注册的“绝对驳回理由”时提及了商标的显著性，他们认为立法对商标显著性的规定是基于两点考虑的：一是基于确保商标的标示来源功能的正常发挥，使得消费者能够对不同的商标进行区别；二是有助于减少在商标上授予排他性权利给相关领域造成的消极影响。【8】
二、商标显著性的立法规定
（一）国际公约和协定对商标显著性的规定
1.《保护工业产权巴黎公约》
《保护工业产权巴黎公约》（以下简称《巴黎公约》）并未对“显著性”的概念直接加以阐释，仅在第6条之5中规定“缺乏显著特征的商标，或者完全是用在商业中表示商品的种类、质量、数量、用途、价值、原产地或生产时间的符号或标记所组成，以及在要求给予保护的国家的现代语言中或在善意和公认的商务实践中已经成为惯用的”。《巴黎公约》将缺乏显著性视为拒绝注册的条件，意味着商标只有取得显著性才能获得法律的保护。明确列举了缺乏显著性的符号或标志种类，便于签约各国能够达成一致，反映了《巴黎公约》的务实性，但没有对获得显著性加以规定，反映出公约起草者对商标显著性的研究尚不够深入。
2.《与贸易有关的知识产权协定》
《与贸易有关的知识产权协定》（以下简称TRIPS协定）也没有对商标“显著性”的含义加以阐释，仅在第15条第1款中对商标的功能进行了描述，即“任何标记或标记的组合，只要能够将一企业的货物和服务区别于其他企业的货物或服务，即能够构成商标”。同时该条文还对可以构成商标的标记加以广泛的列举，包括人名、字母、数字、图案的成分和颜色的组合以及任何此类标记的组合，但是该标记必须具有“区别有关货物或服务的特征”（即显著性），而不论是固有的还是通过使用而获得的。
与《巴黎公约》不同，TRIPS协定并没有对缺乏显著性的标识加以列举，在描述商标功能的同时，TRIPS协定确立了判断标识是否具有显著性的标准，即是否具有区别有关商品或服务的特征。更为重要的是，TRIPS协定对获得显著性进行了规定：“若标志没有固有的能够区别有关商品及服务的特征，则各成员方可将其通过使用而得到的显著性作为或给予注册的依据。”与《巴黎公约》相比，获得显著性的规定乃是TRIPS协定的一大亮点，它在客观上承认了商标显著性具有可变性，通过商业使用，缺乏显著性的商标同样可以具有显著性。
3.《比荷卢经济联盟统一商标法》
《与贸易有关的知识产权协定》作为世界贸易的通行规则具有十分重要的地位和影响力，但是它并不是完美的。例如，《与贸易有关的知识产权协定》并没有对三维商标或者说立体商标的显著性问题加以特别的规定，而1971年生效的《比荷卢经济联盟统一商标法》对于三维商标的显著性则加以了特别的规定。《比荷卢经济联盟统一商标法》在第1条第2款中规定：“如果商标是由商品性质本身所决定的、影响商品实际价值的或产生工业效果的商品形状，不得视为商标。”【9】
4.《发展中国家商标、商号和不正当竞争行为示范法》
1966年联合国的国际局通过了《发展中国家商标、商号和不正当竞争行为示范法》，该法案在第5条第1款中规定，对于由商品或服务的固有性质或工业作用所赋予的形状或式样所组成的商标，不能进行有效注册。【10】商标不仅仅包括平面商标，还包括立体的三维商标，因而三维商标的显著性问题也是商标显著性的重要内容。
（二）发达国家的商标立法规定
1.法国的商标立法
1964年的法国商标法将法院判断显著性商标之观念规定于第3条：“凡图样之构成，仅在于商品或服务之必要或一般之表示……凡由指明商品或服务之基本性质，或商品成分之词句所组成之图样，概不得视为标章。”所谓“必要之表示”是指对有关商品或服务的性质或功能的说明或对其以通用语言的称呼。至于“一般之表示”乃是指对于商品或服务所属类别的陈述。按照法律的规定，法国法院应当就此两种情形予以区分，行政主管机关在对商标的注册进行审查时，应当先就上述观念加以考虑以判断商标是否具备商标构成之要件。【11】 1991年法国国会通过了新的商标法，在该法中立法者采用了排除法的方式将不具有显著性的标记加以明确列举：在通常或职业用语中纯粹是商品或服务的必需、通常或常用名称的标记或文字；用以表示商品或服务的特征，尤其是种类、质量、数量、用途、价值、地理来源、商品生产或服务提供的年代的标记或文字；纯由商品性质或功能所决定的外形，或赋予商品以基本价值的外形构成的标记。【12】
2.德国的商标立法
德国《商标和其他标志保护法》第8条规定了4种标记因为不具有显著性而无法获得注册：缺乏与商品和服务相关的任何显著性的商标；仅由可在贸易中表示种类、质量、数量、用途、价值、地理来源、商品的生产日期或服务日期，或者表示商品或服务的其他特征的标志或标记组成的商标；仅由在当前语言中或在真诚并已确立的商业习惯中成为指示商品或服务的惯用语的商标。【13】
3.欧共体的商标立法
1988年的欧共体商标第一号指令【14】认为，各国应当将缺乏任何显著性作为驳回商标申请或宣告商标注册无效的理由，通过立法加以明确列举。同时欧共体商标第一号指令在第3条中明确规定了获得显著性，即缺乏显著性的商标经过使用获得显著性，但纯粹由商品本身性质决定的标记，取得某种技术效果所必需的标记或者赋予商品实质价值的标记不能通过使用获得显著性。1995年生效的《欧共体商标条例》并没对商标显著性进行立法解释，仅在第7条中将缺乏显著性的商标规定为“驳回注册的绝对理由”。
4.美国的商标立法
美国1946年的《兰汉姆法案》第1127条规定，“商标”一词包括由一个人使用的，或一个人有在商业上真诚使用意图的，并申请在本法建立的主注册簿上注册的，用以对其商品，包括独一无二的产品，与他人生产的或销售的商品予以标识和区别的，并标示商品来源（即使该来源不为人所知）的任何文字、名称、符号或图形，或其组合。然而，该商标只有具有显著性，具有标示来源的功能时，才能够获得联邦注册。至于如何理解商标显著性，美国联邦巡回法院发挥了重要作用，本书将在后面的章节中进行重点阐述。
5.日本的商标立法
在日本，由于旧《商标法》第1条第2款关于特别显著性的规定比较抽象，对其如何进行解释存在两种观点：一种观点认为，就特别显著性的意义而言，是指商标的构成显著性（“外观构成论”），还是指能使人识别出是谁的商品的作用（“自他商品识别力论”）。另一种观点认为，就特别显著性的地位而言，是指商标的构成条件（“构成条件论”），还是指注册条件（“注册条件论”）。【15】但从1975年《日本商标法》的修订来看，“外观构成论”明显失去了优势地位。1975年的《日本商标法》在第2条第1款中，在对商标概念进行界定时，只是规定商标是由以生产、加工、证明或转让商品为业者用于其商品的标志，并未像我国商标法那样规定注册商标需具有显著性。而在该法的第3条第2款中规定，即使商标缺乏显著性，但由于使用而致其具有令人识别出是谁的商品的作用时，该商标也可以取得注册。特别显著性在《日本商标法》中首先是作为注册条件而存在的。
2008年新修订的《日本商标法》在第3条中规定，对于与自己业务相关的商品或服务上使用的商标，除下列商标外，可取得商标注册：（1）仅以通常使用的方法表示该商品或服务通用名称的标志所构成的商标；（2）该商品或服务上所惯用的商标；（3）仅以通常使用的方法表示该商品的产地、销售地、品质、原材料、效能、用途、数量、形状（包括包装的形状）、价格或生产、使用的方法的标志所构成的商标；（4）仅以通常使用的方法表示常见的姓名或名称的标志所构成的商标；（5）仅以极其简单且常见的标志所构成的商标；（6）除前五项所列情况外，消费者不能分辨出是与特定主体的业务相关的商品或服务的商标。在第2款中，该法规定上述第（3）项至第（5）规定的商标，消费者能够通过使用结果分辨出是与特定主体的业务相关的商品或服务的商标时，不受上述规定限制，可取得商标注册。
日本现行的商标法并未使用“特别显著性”或“显著性”的字样，“然学说与判例均就商标保护之适格、商品标识之商标之保护目的，而认为商标应具备特别显著性为积极登录要件”【16】。在《日本商标法》中，商标的特别显著性通常是作为“商标注册的积极条件”而存在的。
（三）我国的商标立法对商标显著性的规定
1.新中国成立之前的商标立法
1904年清政府颁布了我国近代第一部商标法——《商标注册试办章程》，在该法第8条中规定，“无著明之名类可认者”属于不准注册之商标，这是我国商标立法最早对商标显著性的文字表述。而在北洋政府所公布的《商标法》的第1条中，使用了“特别显著性”描述商标标识的特点，即“商标须用特别显著之文字、图形、记号或其联合式为之。商标须指定所施颜色”。在1930年国民政府公布的《商标法》中该条文的内容得到了继承，即“商标所用之文字、图形、记号或其联合式，须特别显著，并指定所施颜色”【17】。
2.新中国成立之后的商标立法
新中国成立后，我国于1982年制定了新中国的第一部《商标法》，在该法第7条中规定：“商标使用的文学、图形或者其组合，应当有显著特征，便于识别。使用注册商标的，并应当标明‘注册商标’或者注册标记。”在该条文中，立法者并没有将显著性作为申请注册的商标应当具有的特征，而是作为所有商标应当具有的特征。该条文在《商标法》2001年修订时，被修改为：“申请注册的商标，应当有显著特征，便于识别，并不得与他人在先取得的合法权利相冲突。”有很多学者将该条文视为商标显著性在我国立法中的主要体现，“便于识别”则成为立法者对显著性的解释和说明。【18】
2001年修订的《商标法》还在第11条中对不具有显著性的标志进行了列举：仅有本商品的通用名称、图形、型号的；仅直接表示商品的质量、主要原料、功能、用途、重量、数量及其他特点的；其他缺乏显著特征的情形。此外，我国还借鉴《与贸易有关的知识产权协定》的规定，增加了“获得显著性”的规定，即缺乏显著性的标志可以经过使用具有显著性特征。2013年我国对《商标法》进行了第三次修订，在这次修订中，增加了注册商标成为其核定使用的商品的通用名称，任何人可以请求商标局予以撤销的规定。
3.我国台湾地区的商标立法
我国台湾地区1993年修订前的“商标法”第4条规定：“商标……应特别显著。”台湾学者认为，“特别显著”一词来源于1875年的《英国商标法》第10条的“Particular and Distinctive”或“Special and Distinctive”。【19】而在现行的2003年“商标法”中则未采纳“显著性”一词，其第5条第2款规定：“商标，应足以使商品或服务之相关消费者认识其为表彰商品或服务之标识，并得藉以与他人之商品或服务相区别。”该规定使用“表彰商品”、“并得藉以与他人之商品相区别”取代了“特别显著性”，明显具有放弃“显著性”概念的意图，从而解决显著性与商标功能之间的冲突。而一些大陆学者也认识到该变化，认为这种修改从一个侧面反映了台湾地区“立法机构”对“显著性”这一词语准确表达商标法对商标注册要求之能力持怀疑态度。【20】台湾学者也将“显著性”称为“识别性”，并认为商标显著性“在商标法上系属抽象而不确定之法律概念，各国之认定标准不一，其宽严亦有差距。且显著性之有无，并非一成不变，它将随着时间而冲淡或消逝，亦可因时间而取得或增长，且尚有程度上之差异”【21】。还有学者认为，“新法”的规定直接说明了“特别显著性”的含义。【22】
对特别显著性，台湾地区“行政法院”认为，所谓特别显著，系指商标本身具有特殊性，并指可显示与他人商品之商标有所不同者而言。特别云者，系指商标本身具有特别性而言；显著云者，系指得以与他人之商品辨别者而言。所谓“特别”系指商标本身具有与众不同之特别性，能引起一般消费者之注意而言；所谓“显著”，系指依一般生活经验加以衡酌，其外观、称呼及观念，与其指定使用商品间之关系，足资借以与他人商品相区别。【23】台湾地区“行政法院”对于特别显著性的解释对于我们理解“特别显著性”有着重要的参考价值，强调商标的“特别”，就是要突出商标的与众不同，具有差异性，由此可见，“特别显著性”概念的提出更加强调商标应当具有与其他商标相互区别的能力。
4.我国香港地区商标条例的规定
按照2003年的《香港商标条例》第2条的规定，商标是指任何能够将某一企业的货品或服务与其他企业的货品或服务作出识别并能够借书写或绘图方式表述的标志。《香港商标条例》在第11条中，将“欠缺显著特性的商标”作为拒绝注册的绝对理由，但同时还规定“如任何商标在注册申请日期前已因其付诸使用而实际上具有显著特性”，则相关部门不得拒绝其注册该商标的申请。该法还在第53条中规定，如果欠缺显著性的商标经过实际使用，以致该商标在注册后如果对于所贴附的商品或服务而言具有了显著特性，那么该项注册不能够被宣布为无效。
三、小结
（一）对于商标显著性概念的学理评价
正如前文所述，我国大多数学者都将商标显著性定义为商标识别和区分商品或服务来源的能力。该种定义从商标的标示来源功能出发，强调商标的识别性和区别性，是对商标显著性概念较为规范的阐释。但本书认为，该定义存在两个十分明显的缺陷：其一，在采用商标专用权注册取得原则的我国，实际使用商标并不是取得商标注册的条件，因而大量商标在申请注册前并没有实际使用，在消费者头脑中这些商标与商品来源企业之间的联系尚未建立，商标还没有具备识别商品来源并与同类其他商品相区别的能力。但在这种情况下，商标局对于商标显著性的审查已经开始，并且很有可能在商标商业使用之前，商标就已经被认为具有显著性并获得注册，那么，商标显著性的产生时间实际上要早于商标的识别力和区别力的产生时间。对于这种时间上的不一致，上述商标显著性概念是难以自圆其说的。其二，商标显著性是商标法中平衡公共利益与私人利益的关键性概念。商标具有显著性意味着对该商标的使用可以纳入到私人领域，以实现其私人的经济利益；而如果不具有商标显著性则该商标将被视为公有领域的符号，任由他人自由使用。上述学理概念并未涉及价值层面的商标显著性。
（二）对于商标显著性的立法评价
商标立法本身受到经济、文化及立法技术等多种因素的影响呈现多样态的特征，但由于《巴黎公约》和TRIPS协定的示范作用，各国为了履行加入公约的义务修改各国及地区法律，使得商标立法朝着一体化的方向发展，就商标显著性的立法来看，主要可以分为两种典型模式：
第一种模式以美国《兰汉姆法案》为代表，在阐释商标含义时，提及商标显著性的含义。由于采用商标专用权使用取得原则，商标显著性乃是对商标是否具有标示来源功能的事实评价，具有显著性则说明商标具有标示来源的功能，因而具备获得法律保护的资格；如果不具备显著性，则不具备获得法律保护的资格。商标权的使用取得原则是与美国的判例法体系相适应的，美国联邦巡回法院、地区法院法官在实际案件中对于商标显著性的阐释，汇集成为对商标显著性概念的权威性解释，并为其他法院审理类似案件提供了指引。
第二种模式以欧洲共同体国家和日本为代表。在商标立法中，并不对商标显著性的含义进行立法解释，只将商标显著性的缺乏视为驳回注册的绝对理由，并将缺乏显著性的标识进行列举。商标审查员无须理解商标显著性的含义，只要知道不具有固有显著性的标识种类，就可以直接对申请注册商标是否具备显著性作出判断。商标如果属于缺乏固有显著性的标识种类，该商标申请将被驳回；反之，该商标则被推定具有固有显著性而予以注册。与固有显著性相比，通过长期使用获得显著性只是作为一种特殊情形而存在。固有显著性概念以及固有显著性与获得显著性的划分，在这些国家的商标立法中具有重要的地位。