第二节 基于Abercrombie分类法所形成的商标显著性等级系统
一、臆造性商标
臆造性、任意性和暗示性标识都被视为具有“固有显著性”的商标，而其中臆造性商标最为典型。“臆造”顾名思义，即是“凭主观臆想编造”。在我国的很多文学作品中都曾出现了“臆造”这个词语。清袁枚《随园随笔·摘注论语》写道：“汉人注疏，好臆造典故。”清李慈铭《越缦堂读书记·大学古本注》写道：“其他诠解，亦多孤证臆造，不足据改。”鲁迅《〈唐宋传奇集〉稗边小缀》写道：“自称前秀才陈鸿，为《文苑》本所无，后人亦决难臆造。”闻一多的《李白之死》也写道：“此诗所述亦凭臆造，无非欲借以描画诗人的人格罢了。”
在商业贸易中，臆造性商标到处可见，如海信（Hisense）、海尔（Haier）、柯达（Kodak）、埃克斯（Exxon）。臆造性商标的汉字组合或字母组合在原有的词汇中是不存在的，更没有人曾经在商业中使用过，因而在商标使用原则之下能够确保他人不会优先使用该臆造性商标，从而为明确商标专用权打下了坚实的基础。
臆造性商标之所以被称为“强商标”，乃是源于它的唯一性。被臆造的词语或标识本来并不存在，不会在其他背景中用于指代其他对象。一旦它被用于标示商品的来源，通过不断的广告宣传和产品推销，在消费者的记忆中该标识将与唯一的商品来源联系起来，只要见到了该商标，消费者就会立刻想到该商品的来源，从而富有效率地发挥着标示来源的功能。
一方面，由于臆造性商标原来并不存在，也更不可能具有含义，因而权利人完全可以按照其商业经营战略赋予词语合适的含义；另一方面，在臆造性商标与其他商标进行相似性判断时，由于它没有含义，因而在与其他商标进行相似性区分时更加注重外形和声音上的相似性，相比含义上的区分，外形和声音上的差别更加客观、明确，易于区分。臆造性商标的优势正在逐渐被我国企业所认知，如联想公司2003年使用新英文商标“lenovo”全面替代原英文商标“LEGEND”（中文含义“传奇”）。对于新商标，联想公司的解释是英文新商标“lenovo”中的“le”取自原商标“LEGEND”，表明新商标继承了原商标的“传奇”之意，而“novo”则取自古老拉丁文，代表新意、创新之意，整个英文商标的寓意为“创新的联想”，更有效地传递着“科技创造自由”的理念。【9】
实际上联想公司这次更换商标的真正原因在于，一方面，联想公司原英文商标“LEGEND”已经被他人在多个国家抢先注册，联想产品在进入海外市场时将无法使用“LEGEND”商标，从而严重影响了联想公司的国际化道路。另一方面，联想公司2003年在对消费者眼中的商标形象进行调查时，发现消费者的回答是五花八门的，这说明在消费者眼中联想的商标形象是模糊的，内涵是很不清晰的。而选择新的英文商标并赋予其新的含义，无疑能够极大地改变商标内涵的模糊性，增强商标的标示来源功能。
但是从经营者的角度来看，他们更愿意选择具有更好、更优含义的词语作为商标，因为这些词语能够表明使用该商标的产品质量，并因此给消费者留下良好的印象。如苏泊尔的英文商标“SUPOR”，它与英文Super（超级的）发音相同且拼写只差一个字母，将它用于产品中无疑具有暗示产品质量的好处。但是这种商标面临着被归入“描述性”商标的风险，因而其所受的保护肯定不如臆造性商标强。但是臆造性商标在使用过程中也存在风险，尤其是将臆造性商标使用在新的或消费者不熟悉的产品上。因为臆造性商标的大量使用，导致消费者将新产品的商标视为该种产品的通用名称，这样的例子非常多，如ASPIRIN、CELLOPHANE、ESCALATOR等商标现在分别成为一种解热镇痛药品（“阿司匹林”）、玻璃纸和电动扶梯的通用名称。
社会成本理论一直都是经济学分析中特有的理论：假定市场交易成本为零，那么只要权利起始界定明确，则资源配置便可通过市场交易而达到最优。兰德斯和波斯纳在分析商标时也提到了社会成本的问题。对于一个没有任何信息的臆造性商标，对于社会公众来说除了用于标示商品或服务的来源之外，并没有什么社会意义。与发现新大陆和找寻沉入海底的宝藏不同，对于商标的“储存”（Banking）是不被允许的。但是通过文字或字母任意组合的臆造性商标可以任意创造，数量相当大，这就意味着它具有高度的可替代性，因此臆造性商标的交换价值较少。“尽管施行法律以保护商标之成本并不是微不足道的，但它们并不包括由于在价格和边际成本之间置入不必要的费用而导致无效率资源配置成本。一个商标并不是一个公共产品；它只有用来指示某一个品牌时，才具有社会价值。”【10】臆造性商标除了表示特定的商品或服务的来源之外，没有任何信息内容，因此，对它的排他性使用并不会影响社会中其他主体对相关信息的接触和使用。甲企业在经营过程中使用了一个臆造性商标，而与甲存在竞争关系的其他企业未经甲的许可使用该商标，那么该种行为将损害该商标所体现的信息资本。因此，法律为了保护臆造性商标所付出的社会成本是比较低的，并没有增加其他竞争主体的成本。与之相比，保护任意性、暗示性商标所涉及的社会成本将比臆造性商标多许多，当然仍然是“在可控制范围之内”。
二、任意性商标
任意性商标来源于现实生活，可以由词语、字母、图形、颜色或其组合构成，任意性商标最大的特点是它的原有含义与使用商标的商品或服务的质量或特征并不存在联系。在现实生活中，任意性商标大量存在，例如“苹果”手机、“彩虹”电视、“金丝猴”香烟、“红西凤”白酒等。
一般认为任意性商标和臆造性商标都是商标法中的“强商标”，能够在广阔的范围内获得保护，而无须证明“第二含义”。但实际上，任意性商标并不是在任何情况下都必然是“强商标”。某一个任意性商标可能并没有暗示或者描述产品，但是随着知名度的提高，相同领域的很多企业同时在不相类似的商品或服务上使用该知名商标，如果没有相关的反淡化法律保护，该知名的任意性商标就会出现淡化的现象。与任意性商标相比，臆造性商标具有独一无二的特性，在其产生之前并不存在该商标标识，因而也不存在他人在不相类似的商品或服务上使用的问题，即便是后来具有了一定的知名度，由于其唯一的特性，臆造性商标依然可以获得商标法近乎绝对的保护，如柯达商标。
按照Abercrombie分类法，似乎任意性商标与暗示性商标具有明确的界限，但实际上，任何分类都具有不周延性。在有些情况下，任意性商标也具有一定的暗示性，给消费者传递了一定的美好的或者至少是正面的联想。我们知道在希腊神话中，苹果是智慧的象征，并且正是苹果砸到牛顿头上，才使得牛顿发现了第一定律，而被咬了一口的苹果，表明了美国苹果公司勇于向科学进军，探索未知领域的决心。由此可见，即便是最为典型的任意性商标——“苹果”也暗示着自己产品的特性。
本书认为之所以会出现交叉关系，很大程度上是由于对商标固有显著性的分类存在着多层标准，结果导致在实际判断具体商标时，分类标准变得较为模糊。任意性商标所强调的是商标标识与所使用的商品或服务不存在任何联系，因而任意性商标是最能体现固有显著性本质的商标；而暗示性商标的产生与描述性标志有着密切的联系，暗示性意味着不是对商品或服务的直接描述，而是借助于一定的联想暗示商品或服务的某种特性。
与臆造性商标不同，任意性商标标识本身是具有一定含义的（如“苹果”），因而，可能出现同一任意性商标使用在某种商品或服务上具有显著性，而使用在与其原有含义相关的商品或服务上就成为描述性标志的情况。例如“苹果”商标使用在与水果相关的商品上，如果汁饮料上就可能具有描述性，而不再具有显著性。
三、暗示性商标
（一）暗示性商标固有显著性的确立过程
在商标法中，暗示性标识是对商品或服务的质量或特性的暗示性表达，并不同于描述性标志的直接表达。因而暗示性商标具有“固有显著性”，在申请注册和诉讼中并不需要证明“第二含义”的存在。
“暗示性”标识的产生与“描述性”标识有着密切的联系。普通法认为“技术性”商标权利只存在于臆造性商标或任意性商标上。对具有“第二含义”的描述性标志的保护被视为另一个独立的法律体系——反不正当竞争法保护的对象。美国法院法官在处理商标侵权案件中发现，一些“技术性”商标不是描述性的，但在另一方面，也并不存在纯粹的任意性或臆造性。由此“暗示性”词语的使用得以兴起。【11】
另外一个推动使用“暗示性”种类的原因是这样的事实：1905年联邦商标法全面禁止对商品进行描述的标识的注册，而不考虑证明该标识具有“第二含义”的证据。【12】在描述性和任意性分类之间的界限时，法院竭力通过使用“暗示性”维护标识的可注册性。也就是说，标识将被作为非描述性注册，甚至如果它们有些是对产品特性的暗示。在Orange Crush Co.v.California Crushed Fruit Co.一案中，华盛顿特区巡回法院宣称：“在这一条文中，国会明显试图在描述性标志和暗示性标识之间划出一条界线。在使用中我们发现，对于一些描述性标志，如对商品种类、型号、生产材料的描述，使用者容易受到排他性占有的影响；而对于暗示性标识的使用者来说，绕过他人排他性占有的标识相对容易些，因而受到排他性占有的影响较小，描述性标志与暗示性标识在实际使用过程中还是存在差别的。”
（二）暗示性商标与描述性标志之间的界限
不能抽象地判断一个标识的显著性，只有参考使用标识的商品或服务才能加以判断。例如，Brilliant（中文含义“灿烂的”）商标使用在钻石上就属于“描述性”，而使用在家具亮光剂上就属于“暗示性”，使用在罐装苹果酱上就属于“任意性”商标。“在描述性和暗示性标识之间抽象界限的准确位置几乎是不存在的。每一种好的商标都是暗示性的；一旦看见或听见与产品相联系的商标就立即固定在大脑中。如果在两者中不存在记忆的联系，将会要求独立的记忆努力以回忆联系。”【13】因而，如何确定暗示性与描述性的界限成为一个重要的难题。
1.想象程度测试
首先，需要考虑消费者为了得到商品或服务的描述需要多少想象力。“想象力”测试是美国时下最流行的决定暗示性—描述性边界的方法。第九巡回法院已经注意到想象力测试是评价一个标识是暗示性还是描述性的“首要标准”。【14】对于潜在的消费者从标识中得到的直接描述所需要的想象力越多，该标识就越可能是暗示性标识，而不是描述性标志。描述性词语直接地并且清晰地传递关于产品或服务的成分、质量或特点信息，而暗示性词语仅是间接地暗示事物。例如，3 6 0°标识被发现只是暗示性的而不是描述性的运动鞋，因为一个人必须使用相当多的想象力去想起360是一个圆圈的度数，与圆圈相连的移动和想象标识包含在鞋上进行整圈的旋转运动的意思。温菲尔德法官在Stix案的想象力测试中指出：“如果要求想象力该词语就是暗示性的，思考和概念将会得出关于商品特征的结论。如果它立即传递了一个关于商品成分、质量或特征的想法，那么该词语就是描述性的。”【15】
其次，在消费者的意识中，标识与商品或服务之间怎样的联系属于直接的。在想象测试中，存在的问题是怎样的思考过程才算是立即地、直接地从标识到商品的某些特征的思考过程。如果一个人必须经过“成熟的思考或遵循一个多步骤的推理过程”才能判断产品或服务的特性，那么该词语就是暗示性的，而不是描述性的。【16】在Hasbro Inc.v.Lanard Toys Ltd.，一案中，美国第二巡回法院认为在以卡通为基础的一个顽强的海军中士活动玩具上，使用“GUNG-HO”【17】商标是暗示性的不是直接描述性的，因为“小孩需要一定数量的创造性想象”才能从该标识中感觉到特定的人物。【18】
再次，思维跳跃的长度。如果在词语和产品特性之间的思维跳跃并不是同时的，这很可能表明暗示性，而不是描述性。【19】消费者在看到某一个标识时，如果并不是马上想到某种商品的质量、功能、原料来源，而是借助一定的词语符号进行联想商品的质量、功能，那么该种商标就是暗示商标。这种例子很多，如Oracle（中文含义“神的启示”）电脑软件、娃哈哈矿泉水，看到Oracle商标我们无法直接得到关于产品的信息，而必须借助Oracle的原有含义与电脑软件在许多方面的奇妙功能进行联想，才能对商品的性能、质量作出具体的描述。
最后，标识与所贴附的商品或服务之间是否存在不合理的联系。例如，昆虫捕捉器所使用的“Roach Motel”（中文含义“蟑螂汽车旅馆”）商标就不是描述性的。“正是它的不合理性吸引着人们的注意。”【20】标识的使用越是怪异、离奇，越可能吸引消费者的注意力，就越可能是暗示性商标。又比如迪奥的“Poison”（中文含义“毒药”）香水，毒药不可能是对香水的描述，两者风马牛不相及，但是在适当的联想基础上，消费者往往会被商标所暗示的强大“杀伤力”所吸引，商标给消费者留下了深刻的印象。
2.竞争者需要测试
首先，“想象力测试”与“竞争者需要测试”之间的关系。实际上“竞争者需要测试”与“想象力测试”有着密切的联系，很明显“与商品相联系的标识被要求的想象越多，竞争者描述他们商品所需要使用的词语就可能越少”【21】。“想象力测试”与“竞争者需要测试”之间存在着反比例关系，“随着需要的想象的数量增加，其他人使用标识描述商品的需要在减少。”【22】
其次，其他竞争者是否有使用该词语的竞争性需求。如果通过商标传递有关商品或服务的信息是非常直接和清楚的，以致其他竞争性经营者将可能需要在广告宣传和促销活动中使用词语描述他们的商品，那么该标识无疑将是描述性的。例如，一家种子公司，使用的“非转基因”标识，就属于描述性标志，随着人们对与转基因食品相关知识的学习，消费者普遍产生了对转基因食品的食品安全的担忧，很多消费者会因为原料是转基因的而拒绝购买，因而很多经销商在宣传广告中需要对自己的种子是否属于转基因种子进行说明，对于该种需求量较大的词语就不能视为暗示性商标。
描述性词语通常被视为处于“公共领域”的词语，在这个意义上对于竞争者的使用来说，所有经营者应当真实地免费使用这些词语描述他们的商品和服务。作为自由竞争政策，没有经营者应当被给予排他性权利去描述产品的重要特征，也没有经营者有权抢先占有或限制其他竞争者使用词语描述他们自己的商品。一方面，赋予某一个经营者排他性权利不能有害于公平竞争的市场秩序。另一方面，赋予经营者排他性权利不应当使得消费者的购物变得更加困难，如果因为商标权利人对某一个所有经营者都需要使用的词语存在垄断，其他经营者都需要支付一定费用，而这笔许可费用通过提高商品价格的方式最终由普通消费者来分担的话，商标法律制度的正当性将会受到质疑。
再次，如果商标和描述性之间的联系是如此微妙，以至于其他竞争者没有使用它的必要，那么该商标很可能是暗示性商标。“有时候，通过商标传递的描述性信息非常冷僻和隐晦以至于存在竞争关系的其他经营者也不太可能需要运用该商标描述他们的商品或服务，那么这常常就说明了商标是暗示性的而不是描述性。”【23】一个需要充分想象的商标早已脱离了“描述性”的标识种类，对它赋予排他性的商标权实际上并不会严重侵犯其他经营者在他们商品上使用描述性词语的权利。例如，健力宝公司生产的“第五季”牌饮料，一年只有春夏秋冬四季，并不存在“第五季”，“第五季”只是企业暗示产品独具一格的特性，对该商标赋予排他性的权利是不会影响其他存在竞争关系的企业使用春夏秋冬四季描述其商品或服务的，因而该商标应当属于暗示性商标。
3.第三方测试
首先，参考其他竞争者对描述性标志的使用情况。“一种有效检测标识是描述性的还是暗示性的方法是查明其他经营者在相似商品或服务中使用标识的范围。如果其他人在事实上使用词语描述他们的商品或服务，就可以对该商标作出属于描述性标志的推理。”【24】例如，在发现“Quik-Print”（中文含义“快速打印”）是对复印和打印服务的描述的情况下，美国商标委员会指出：“他人广泛使用的词语QUIK-PRINT遍及美国，该词语已经丧失了它所具有的任何暗示意义，对于社会公众来说快速打印服务的描述性含义已经建立起来。该词语的大规模使用通常会导致它识别和区分任何一个使用者的服务或商品的能力降低。”【25】对描述性词语的广泛使用，将使得不论是出售者还是购买者都将该标识视为描述性词语。
其次，参考第三方的商标注册。第三方注册是证明词语意义的有效证据。一个包含有描述性词语的混合商标的第三方注册能够被用来证明词语的描述性特征。例如，许多具有“TRONICS”（电子的）或“TRONIX”（电子管的）后缀的电子商品的第三方注册介绍，能够使第三方和公众认为这样一个后缀具有描述性，并且后缀的使用不会在“DAKTRONICS”和“TEKTRONIX”之间产生混淆。【26】
然而，在某些案例中，第三方注册可能会成为证明一个标识不具有描述性的证据。如果美国专利商标局同意注册了一个包含有相同标识的商标，并且没有要求申请人证明该商标具有“第二含义”，那么该事实就能够充分证明，专利商标局认为该标识不具有描述性。但也有法院对该种证据的有效性提出了质疑，“这种证据应当被谨慎权衡，因为一个词语在一种商品或服务上可能不是描述性的，但很可能在另外一种商品或服务上就是描述性的”【27】。
最后，参考作为证据的词典和商业出版物。词典和字典是对社会生活中词语意义的权威性或学理性解释，它在一定范围内能够证明出版之时及随后一段时间内该词语商标的意义，因而法院在判断商标显著性时会选择权威性词典或字典作为参考依据。然而，事实上，某一词语是否出现在词典或字典中并没有决定性的意义，如果其他证据表示该词语清楚地传递了一个描述性意义，那么对该词语的界定就不能再遵循词典上的词性界定了。另外，如果商业出版物上的文章表明他人以描述性方式使用该词语，那么当事人就可以以此作为证据，证明该商标具有描述性。
4.应用测试
首先，考虑“直觉”的边界线问题。美国法院经常评论作为描述性—暗示性界限的“直觉”特性问题。正如佩尔法官在Union Carbide Corp.v.Ever-Ready Inc.一案中所指出的：“划出暗示性与描述性的界限通常是困难的，并且不容置疑的是，该区分是建立在直觉基础上而不是建立在具有逻辑性的表达基础上的。如果非要作出区分，那将是一个连续的行为，很多时候我们只是强调对于专利商标局的决定应当给予应有的尊重。”【28】
其次，观察相关消费者群体的认知状态。调查在本质上是“凭直觉的”，但是我们必须意识到仅凭对少数消费者的调查就推断商标的种类是片面的、主观的，应当参考大部分相关消费者群体的认知状态。更不能以自己的认知状态推测整个公众的认知状况。美国第九巡回法院认为：“在查明显著性的过程中，我们被要求考虑的并不是我们自己意义的标准，而是在该商品的潜在消费者中流行的观点。”【29】
最后，判断的困难性。在描述性和暗示性之间画出一条界线是十分困难的，画出一条具有正当性的界线则更加困难。很多美国法院所划定的界线也与其他法院不一致，导致对于相同标识的种类判断存在相互矛盾的情形。例如美国海关与专利上诉法院认为使用在金枪鱼上的“CHICKEN OF THE SEA”（中文含义“海洋中的小鸡”）是“非描述性”商标，【30】而其他联邦法院则认为该商标是对商品质量的描述。【31】同样的例子还发生在“L.A.”商标（“low alcohol”低酒精度数的英文缩写）上，对于该商标到底是描述性还是暗示性的问题上，美国第七巡回法院与第八巡回法院存在不同的认识。
对于划分描述性标志与暗示性商标之间的困难，美国专利商标局的助理委员曾指出：进行分类的过程完全是凭直觉而不是凭推演的。作为司法审判的一个困难过程，它一直都导致相互冲突的判决。没有人可以充分地一直将所有“描述性”商标都放到标有“描述性”的盒子中，并将“暗示性”的标识放到标有“暗示性”的盒子中。很快每一个盒子中就会有不合理的词语分类出现，在逻辑上单个分组范围内的标识集合很难说具有正当性。困难的是这种标识几乎是难以觉察地从一种类型逐渐变成另外一种类型。【32】
四、描述性标志
（一）描述性标志概述
按照我国《商标法》第11条的规定，描述性标志是指仅直接表示商品的质量、主要原料、功能、用途、重量、数量及其他特点的标识。对于该条文，国家商标局进行了解释，这里的“商品”是指《商标注册用商品和服务国际分类表》和我国商标局出版的《类似商品和服务区分表》中的商品。“商品的质量”是指商品和服务的优劣程度，如一级、优质等。“商品的主要原料”是指商品中所含的主要成分或制成品所采用的主要材料，例如白酒中的酒精、制作毛巾的棉花。“商品的功能”是指商品和服务所发挥的作用，例如手机的“通话”功能，电子词典的“记忆”功能。“商品的用途”是指商品和服务应用的方面和范围，例如在橡胶上申请注册“轮胎”，在纸上申请注册“报刊”。在很多情况下商品的功能和用途是重叠的，例如“通话”既是手机的一项功能，也是手机的用途。【33】对于该条文特别需要注意两点：第一，条文中的“直接”两字表明了，描述性标志是对所贴附商品的直接描述，并不借助于任何联想或背景，从而与间接的暗示性商标构成区别；第二，条文中使用了“仅直接”的表述，意味着如果描述性标志与其他具有显著性的标识相结合所构成的要素很可能就具有显著性。
对商品或服务进行描述的标识，不仅为其他商品经营者所广泛使用，也为广大消费者所使用。有学者认为，这些标识应当属于大家公用的，不具有区别不同商品生产经营者的商品的标志性。【34】从法经济学的角度来看，对于描述性标志来说，法律对它进行保护的成本超过了因此而获得的受益，这也意味着法律不应当对其进行保护。法律如果允许某一个经营者独占某个描述性词语，如原料、颜色或功能，“那他就将得到按其品牌产品中所获得的较高价格而计算的租，因为他使得竞争对手在不使用相同的描述性文字的条件下，得付出更为高昂的成本才能向消费者传达其品牌特征之信息”【35】。如果允许将绿色注册为商标，生产西瓜的生产者在描写自己的商品时，就不得不用较为麻烦的方式描述自己的商品，一种“介于黄色与蓝色之间的颜色”来替代绿色。对描述性标志的法律保护将给竞争者带来不合理的成本，除非该描述性标志经过使用，广大消费者将其视为商品来源的标识时，即具有的“第二含义”时，基于对消费者利益的考虑才能够给予描述性标志法律保护。
现在无论是在美国的商标法中还是在中国的商标法中对于描述性标志都规定，除非证明该描述性标志取得“第二含义”，否则不能够作为商标获得法律保护。正如美国最高法院所言，“只是对某个产品进行描述的商标不具有固有显著性，当它被用来描述一种产品，它们就无法固有的识别某一特别来源，并因此无法得到法律保护”【36】。然而，根据《兰汉姆法案》的规定，描述性标志可以通过取得显著性而得到保护。在美国的司法实践中，通常认为描述性标志存在于“公共领域”，所有的商品经营者都可以免费使用描述性标志。为了告知消费者，其他人有权通过描述他们的商品和服务的方式公平竞争。【37】也就是说，一个经营者仅仅采用或使用某一个描述性标志，是不能够对描述性词语取得排他性权利的。为了防止抢先占有或限制竞争者使用该词语去描述他们自己的产品，销售者不应当被允许对产品主要特征的描述享有排他性权利。美国第一巡回法院认为：“竞争者不能使用一个普通词语去描述或指示他们的产品，对于潜在的消费者来说，该使用将有害于产品性质和特征方面的信息传递。”【38】从这个意义上说，一个商标的固有显著性是由竞争需要所决定的，一个商标持有者的竞争对手，如果发现对描述性词语的使用与市场中的有效竞争存在着密切联系，那么任何人都不能排他性地占有对该词语的使用，该词语应当留在公有领域供所有竞争者共同使用。
在这里存在一个被人们经常忽视的问题，即对于描述性标志的非商标使用。是否任何商人都具有以非商标的方式使用描述性标志的权利，对于非商标使用方式是否需要法律的介入。美国学者麦肯锡认为，法律应当采用两种规则进行规范：第一，采用正当性规范。按照“第二含义”理论，通过长期使用描述性标志具有了被普通消费者接受的“第二含义”，该描述性标志具有了标示商品或服务来源的功能，显著性的获得意味着该标识具有了获得法律保护的资格，法律应当给予描述性标志所有人相应的权利。“第二含义”的界定是围绕在旧描述性词语原有意义周围的，因此，对该种正当使用行为进行保护，并为“第二含义”的产生确立了合理的空间。第二，商标侵权规则。当原告主张其具有“第二含义”的描述性标志受到侵犯时，被告可以提出并没有将该词语像商标那样使用，只将它作为一个描述性形容词来使用，因此竞争者的标识使用或竞争行为并不存在过错的问题。【39】美国最高法院评论说，公平使用抗辩是对那些通过取得“第二含义”方式获得商标权人的一个竞争性平衡：普通法对部分消费者一定程度的混淆容忍也遵循着类似的先例，一个描述性词语被用作商标使用本身就存在非法性，更不用说允许任何人通过首先使用的方式取得对一个描述性词语的完全垄断。《兰汉姆法案》采纳了相似的宽容，立法并没有想剥夺长期使用描述性标志的权利人，继续排他性使用该描述性标志的权利。【40】
一个“描述性”词语是一个直接且立即传递产品或服务特征信息的词语。它对产品或服务的描述可能是多方面的：产品的功能、本质特征、大小、型号、对于消费者产生的作用、商品或服务提供者、商品或服务的使用人群种类、使人喜爱的个性特征等等。因此对它的使用也是多方面的，有些使用可能与商标的标示来源功能密切相关，有些使用可能与商标的功能毫无关系，例如仅仅是告知消费者或竞争者相关产品信息，或者仅仅是企业为了经营发展的需要。
（二）描述性标志的判断方法
一方面，是否为描述性必须结合标识使用的商品和服务种类来判断，不能抽象地判断。很多时候，一个词语对于一种商品而言具有描述性而对于另一种商品而言就属于任意性商标了。例如，“象牙色”这个商标如果使用在象牙制品上就属于“描述性标志”，但要使用在手机上就属于“任意性商标”而不再属于“描述性标志”了。
另一方面，描述性标志对商品或服务信息的传递往往是直接的，在消费者意识中该标识应当被认为是对使用该标识的商品或服务的描述，从而与借助联想才能获得商品或服务信息的“暗示性商标”构成差别。例如，“FM99.9”这样的商标，普通消费者一看到这样的标识马上就会想到调频广播的频率，如果广播台以所使用的频道申请注册商标，该商标就属于“描述性标志”，因为该服务商标就是使用FM99.9的频率将文化娱乐信息传播给广大听众的。
为了探索描述性标志的判断方法，下面列举了一些颇具争议的案例：
1.捷豹汽车
在词语商标之外，经营者是否可以利用商标的图形、颜色或其组合的标识对商品进行描述，如使用在汽车上的捷豹商标，该商标的英文单词为JAGUAR（中文含义是美洲豹），该商标所具有的动物奔跑形象是否是对汽车性能的描述。
本书认为商标所表达的个性化意义并不需要与商品的实际性能完全一致，并不是所有使用捷豹商标的汽车的爆发力都如同美洲豹一样，但从消费者的角度来看，奔跑如飞的美洲豹形象直接引起人们对使用该商标的汽车性能的联想，一个是一种动物，一个是高科技的汽车，两者之间充满了差异性，对两个对象的认知并不是同一过程，在看到捷豹商标的时候并不会马上想到汽车的性能，必须借助一定的背景通过联想才可以与汽车联系起来，因此该商标并不具有描述性，而应当属于暗示性商标。
2.松树外形空气清新机
在Car-Freshner Corp.v.S.C.Johnson & Son Inc.，一案中，原告将松树外形商标使用在空气清新机上，该松树外形商标是否在描述产品的松树气味成为该案件的一个争议点。美国第二巡回法院认为，被告对该商标的使用属于合理使用（Fair Use），因为该商标对产品进行了两个方面的描述：第一，商标的外形是对空气清洗机的松树气味进行的描述；第二，西方传统的圣诞树是松树，后者被广泛用于代表圣诞节假期。这些描述性图像应当被所有商人免费使用，除非商标在该特殊图像中已经具有了“第二含义”。【41】
3.“国酒茅台”白酒
很多商标本身就是对商品的赞美和对特性的描述，具有广告宣传的作用，如永久（自行车）、长命（电池）、长安（汽车）。自我称赞或夸张描述的标识很多时候都被认为是描述商品特征或质量的浓缩形式，这类描述性标志包括“最好”、“最先进”、“最豪华”等等。而最近发生的“国酒茅台”申请注册商标事件尤其值得思考。
2006年8月1日，茅台酒厂向商标局申请注册“国酒茅台”商标，申请号为5514889号，指定使用商品为第33类的酒（饮料）等。商标局经审查认为：“‘国酒’是对某种品牌酒的品质的褒扬，作为一种荣誉不应为一家永久独占，以‘国酒茅台’作商标用于指定商品上有夸大宣传作用并具有欺骗性。”2008年12月22日，商标局基于上述理由适用《商标法》第10条第1款第（7）项规定对“国酒茅台”商标予以驳回。但2010年6月贵州茅台酒厂又提出商标注册申请，2012年7月20日，国家工商总局商标局网公布商标初步审定公告，贵州茅台申请的“国酒茅台”商标通过初审。但在随后的3个月公示期内，针对“国酒茅台”4个不同图案的注册商标申请，社会各界共提交了95件次异议，除了2份异议不予受理外，其中93件次处于“待审”状态。
在专家咨询会上，多数与会专家的结论是应当驳回注册申请。但在驳回理由上存在三种不同的意见。第一种意见认为，在商品名称前冠以“国”字，即表示为“一国最好的”、“国家级的”的含义，而现实生活中不存在公认的和永恒的最好，因此，“国酒茅台”属于《商标法》第10条第1款第（7）项规定的“夸大宣传并带有欺骗性”的情形。第二种意见认为，“茅台”酒从其历史背景、市场地位和在消费者中享有的声望，称其为“国酒”并不具有夸大宣传以及欺骗消费者的性质，但将“国酒”以商标形式注册并独家使用，对同行业经营者是一种不公平竞争，对公平的市场竞争秩序具有不良影响，属于《商标法》第10条第1款第（8）项规定的“具有其他不良影响”的情形。第三种意见认为，“国酒”一词用在白酒商品上，就是对商品质量的描述，属于酒业经营者可以通过竞争使用的荣誉称号，如果将其作为商标使用，既不具有商标的识别功能，也妨碍了市场公平竞争。因此，“国酒茅台”属于《商标法》第11条第1款第（2）项规定的“仅仅直接表示商品质量等特点”的情形。【42】
相对而言，笔者更支持第三种观点，“国酒”实际上更多的是对使用该商标的白酒质量的描述——白酒质量达到“国内最高水平”，在“国内是最好的”。“国酒”的使用无疑是对使用该商标的商品质量的描述和特点的褒奖。但对于普通消费者来说，“萝卜白菜各有所爱”，对于谁家白酒称得上是“国酒”不可能有唯一的选择，由此可见，“国酒”商标并不能发挥标示唯一来源的功能，也并没有证据证明该商标具有“第二含义”，因而该标识属于“描述性标志”，不具有显著性，商标局作出驳回其注册申请的决定无疑是正确的。
在美国商标评审中也存在类似的商标注册申请，例如“美国最好的啤酒”，“美国最好的车”等商标都遭到美国专利商标局的拒绝，美国专利商标局也认为语言表述或广告宣传作为应当为任何领域的所有竞争者介绍他们的产品或服务时所免费使用。商标评审委员会甚至认为对于这类语言表述即便是被证明具有“第二含义”的存在，也不应当被注册。【43】
（三）描述性标志不具有显著性的原因
1.描述性标志不能提供识别和区分功能
描述性词语并不能真实的运用到所有范围的商品和服务中，因此，一个描述性词语自身在市场中不能服务于识别和区别某一个商品或服务的经营者。一个描述性词语告知了购买者产品的质量，但许多其他来源的产品也具有相似的质量，该种词语的使用并不能为消费者有效区别不同的经营者提供指引。例如，使用“激光”商标的激光打印机，对于消费者来说众多企业生产的打印机都使用了激光打印机技术，因此“激光”商标无法在如此众多的企业中发挥识别某一个商品特定生产者或经销者的功能。
2.所有的竞争者都有权利使用描述性标志
对于所有经营者来说，描述性标志被视为处于“公共领域”的标识，所有经营者都应当免费使用这些词语描述他们的商品和服务。甚至有法院认为“对于竞争者需要使用的描述性词语，赋予它们排他性的商标权应当被视为‘侵犯市场的公共言论’的情形”【44】。也有人认为对于没有“第二含义”的描述性词语，不予以保护是“基于政策的原因，描述性词语必须留下为公众免费使用”【45】。一些法院还认为，禁止对描述性词语给予保护，并不是因为排他性权利的授予可能产生垄断的后果，商标专用权的授予并不会必然导致权利人对描述性词语的垄断。真正的原因是法律“不会允许一个竞争者通过阻止同行正当地描述他们的商品的方式耗尽商业语言”【46】。
没有哪个经营者应当被授予排他性描述一个产品的权利，而利用排他性权利抢先占有某一词语商标，并限制竞争对手使用词语对自身商品的描述同样也是法律所不能容忍的，是有违公平公正的市场经济规则的。作为市场经济自由竞争政策的重要内容，没有哪个经营者享有对描述某一产品的排他性权利。正如美国第七巡回法院所指出的：“禁止对这种描述性词语适用商标的占用规则，是基于另一个生产和销售相似产品的经营者享有的准确描述他或她的产品的平等权利。该种权利不应受到法律保护，语言要素怎能以这种耗尽他人告知能力的方式加以垄断？”【47】
3.竞争者享有告知消费者相关商品信息的权利
市场经营者具有通过描述性词语向消费者介绍其所将要出售的商品或服务的权利。法律对商标的保护并不会允许一个经营者阻止他的竞争者使用描述性词语告知消费者商品特性的行为。在自由平等的市场经济中，竞争者享有准确告知消费者相关商品信息的权利。如果允许描述性词语被注册为商标，将会导致竞争者无法向消费者准确介绍、推荐自己产品的特性，并将使得消费者购买他所喜欢商品的行为成为一种高成本的活动。
对于描述性标志要求证明存在“第二含义”的要求，实际上就是强调在赋予某个权利人排他性商标权的同时，能够保证他人对于描述性词语在原有意义范围内的使用，即在非商标意义上的使用。“第二含义”的产生并不是要替换描述性标志的原有意义，而是在描述性标志原有意义之外，增加新的意义，即标示商品或服务来源的意义，只有这样才能够保证排他性商标专用权的授予不会影响到其他竞争者对描述性标志的使用。
五、通用名称
（一）通用名称的含义
有学者认为：“所谓通用名称，是指与特有名称相对，为国家或某一行业中所共有的，反映一类商品与另一类商品之间根本区别的规范化称谓。”【48】从来源来看，有一些通用名称源于社会的约定俗成，有一些则是法定的。1989年商标局曾发文指出，商品通用名称的构成是多层次的和多元的。这既有商品总类别的通用名称，又有具体商品品种的通用名称。以酒类商品为例，商标局认为，除商标注册商品分类表中明确的之外，各地来文提到的下列名称属于酒类商品的通用名称：曲酒、特酒、大曲、二曲、三曲、窖酒、烧酒、二锅头、酿、米酒、高粱酒、山楂酒、苹果酒、梨酒、黑加仑酒、猕猴桃酒、人参酒、威士忌、白兰地等。相反“全粮酒”与“五粮液”近似，不能视为商品通用名称。【49】
“凡单纯以商品之普通名称，依普通使用之方法表示之标章，为属于命名性之名词，乃交易市场上，被认为系商品之一般名称……因其为任何人均得使用，消费大众无法借此等名词而联想到商品之来源或出处，故不能由某人专用而受法律之保护，自不应准其注册而享有排他之权利。”【50】
（二）通用名称不具有显著性的原因分析
很显然，一个经营者不能够对一个先前使用过的通用名称主张排他性的商标专用权。在美国，对于通用名称的解释，大多都是由法院法官在具体案件中阐释的。如果一个商标被认定为通用名称，那么就意味着即便原告优先使用该商标也不会拥有排他性的权利。具有显著性的商标就能获得保护，不具有显著性的商标则无法获得保护。因此有一些美国法院将产品名称或服务名称视为商标的对立概念。【51】在他们看来，通用名称和商标显著性或者说具有标示来源功能的商标之间具有相互排除的关系。当然，作为一个事物的通用名称可以成为其他产品的有效商标。例如苹果是苹果树的可食用果实，但是对于电脑来说是它可以作为一个具有显著性的商标而被使用。
如果某一商标的使用在相关消费者看来已经成为一类商品的通用名称，那么该商标将成为商标“退化”的受害者，并且其商标权利将会终止。一旦被宣布为通用名称，该标志将进入“语言共同体”中，并且可以由所有人免费使用。导致商标显著性退化的原因很多。有些退化的发生是因为作为商标所有者没有能够监控商标的使用，结果导致商标被竞争者广泛使用，商标逐渐成为指代某一类商品的名称，无法发挥原有的标示商品来源的功能。有时候，商品经营者在新产品上有目的地使用一个名称作为商标却被消费者视为该新产品的通用名称，因为消费者没有其他词语去命名该新商品。这样的例子非常多，如“阿司匹林”、“玻璃纸”和“电梯”等商标最后都蜕变成了产品的通用名称。
从商标法来看，通用名称应当被所有人自由使用。正如美国最高法院所说：“分享未受专利或商标保护的商品名称是所有人行使权利的行为——免费使用与消费公众的利益密切相关。”【52】授予一个企业对于产品通用名称的排他性权利等于是在该种产品之上建立了一种垄断，而这从来不是商标法所想要实现的。【53】弗兰德利法官曾经评论说，如果允许在通用名称上授予排他性的权利，“将授予商标所有人以垄断权利，由此其他竞争者将无法描述他的商品是什么了”【54】。波斯纳法官认为：“商标保护的目的并不是允许企业阻止它的竞争者告知消费者竞争者品牌的特色。……允许公司将通用名称作为商标使用，将使得相同产品的竞争者很难推销他们自己的品牌。”【55】想象一下如果仅因为福特公司或者沃尔沃公司已将Car和Automobile申请注册为商标，而禁止其他公司对它们的商业使用，通用公司将如何描述其雪佛兰牌汽车或别克牌汽车。
美国的兰德斯教授和波斯纳教授认为，从经济学的观点来看，“搭便车”的激励取决于由商标所产生的利润，而在无显著性的情况下该商标所产生的利润接近于零。但这并不意味着，对不具有显著性的标记给予法律保护是全然无害的。对这种商标的法律保护可能会阻止他人为有效竞争而对该标志的必要使用。【56】两位教授还认为，因占用一个通用名称而造成的垄断被人称作一种产品垄断，但更准确地说，应该被称作一种语言垄断。除非通用名称的所有人，在整个产品产量的可能范围内，是一个最低成本的生产者，否则他应该会许可竞争者使用其名称，以收取许可费之方式取得租金。许可因此将社会成本转化为向占据通用名称的企业所支付的一笔转让费，但是许可仍然无法消除全部的无谓损失。【57】由此可见，如果法律对通用名称的排他性权利进行保护，则会提高竞争对手的经营成本，竞争对手虽然不会因此退出市场，但是其竞争效率会因此而降低，结果导致社会性浪费。而如果将一个商标宣布为通用名称，则意味着竞争者告知消费者他们出售相同产品的成本降低，其他竞争者与消费者之间的交易成本也得到降低。
（三）判断通用名称的方法
对于通用名称的判断方法，学者们大多主张根据个案事实结合下列证据加以判断：消费者的调查问卷、字典中的名词或专家证明、商家的宣传活动的表述。在北京市高级人民法院审理的兰精股份公司诉国家工商行政管理总局商标评审委员会等“莫代尔”商标案件中，【58】上诉人兰精股份公司认为“莫代尔”商标在申请或者核准注册时，就已经成为某种纤维的特有名称，为此上诉人提供了经国家标准化管理委员会于2005年12月31日批准，2006年3月1日起实施的《纺织名词术语（化纤部分）》国家标准第1号修改单和《中国纺织标准汇编》，还提交了帕兰朵、恒适等内衣品牌的宣传单以及在谷歌、百度中以“莫代尔”、“纤维”为关键词的搜索结果，其中《纺织名词术语（化纤部分）》显示，将“莫代尔（Modal）”作为一种“用化学方法溶解纤维素纤维”的名称，最终由于该国家标准修改日期和实施日期均晚于争议商标提出申请的日期，法院没有认可该证据。北京市高级人民法院认为：“判断争议商标应否予以撤销，应综合考虑争议商标申请及注册时的事实状态，争议商标核准注册后发生的事实状态的改变，一般不能成为争议商标予以撤销的理由。”值得思考的问题是，商标显著性并不是一成不变的，它可能因为使用而获得显著性，也可能由于使用而丧失显著性。从具有显著性的商标“蜕变”成不具有显著性的通用名称完全是一种正常现象，该商标虽然注册但已经不再具备商标注册的实质性条件，在这种情况下还依然坚持其有效性是与商标显著性理论相背离的。法院只关注商标注册时商标的显著性，对于商标实际使用之后，发生争议时是否具有显著性毫不关心，这一做法与美国法院的积极态度截然不同。
商标显著性具有可变性，因而对于商标显著性的审查不能只存在于市场准入时，对于商标在使用过程中出现的显著性蜕变甚至消失，商标局应当予以撤销。2013年新《商标法》在第49条第2款中规定，注册商标成为其核定使用的商品的通用名称的，任何单位或者个人可以向商标局申请撤销该注册商标。应当说该条文的规定是具有进步意义的。商标法对于商标专用权的保护取决于商标显著性的状况，如果商标丧失显著性，则法律就没有必要再对该权利进行保护。在上诉“莫代尔”商标案件中，法院缺乏对显著性可变性的认识，使得法律对于商标权利的保护范围并没有随着商标显著性的变化而发生改变。在“莫代尔”已经成为某种纤维材料的通用名称，并且得到广大消费者认可的情况下，法院却对消费者的认知状态不予理会。